글로벌 전자상거래 그룹 알리바바가 국문 '알리바바'나 영문 'ALIBABA'를 사용한 상호로 식음료 프랜차이즈 사업을 하고 있는 국내 기업을 상대로 상표권 무효·취소 심판을 청구했다.

해당 기업은 앞서 2016년~2020년 알리바바를 상대로 7건의 국내 상표권 무효·취소 심판에서 모두 이겼는데, 두 회사 간 리턴 매치가 벌어진 셈이다.

알리바바는 국내 e커머스 시장에서의 경쟁력을 강화하려는 신세계와의 합작 법인 설립을 통해 본격적인 국내 시장 진출을 앞두고 있다. 이번 조치는 상표권을 둘러싼 분쟁 소지를 사전에 해결하려는 목적으로 보인다. 특허청에 등록한 상표를 사용해 수 년간 사업을 이어온 국내 기업은 거대 외국 자본과 소송전을 벌여야 하는 처지가 됐다.

12일 법조계에 따르면 알리바바(알리바바 그룹 홀딩 리미티드)는 지난 3월 14일 국내 식음료 프랜차이즈 기업 알리바바파트너스(대표 김지환)를 상대로 특허심판원에 4건의 상표등록 무효심판과 1건의 상표등록 취소심판을 청구했다.

알리바바가 문제 삼은 알리바바파트너스의 상표는 한글 '알리바바' 위에 영문 'ALIBABA'를 2단으로 쌓은 것과 'CAFFE & DONUT' 위에 영문 'ALIBABA'를 쌓은 것 등 2종이다.

이들 상표가 알리바바와 외형적으로 유사해 소비자들에게 혼동을 주거나 알리바바의 명성을 손상시킬 수 있고, 세계적으로 널리 알려진 알리바바의 명성을 이용해 부당하게 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 등록한 상표라는 게 알리바바 측 주장이다.

알리바바는 국내 최고 로펌인 김·장 법률사무소에 이번 사건을 맡겼다. 알리바바파트너스는 법무법인 YK가 대리하고 있다.

김동섭 YK 변호사는 "알리바바파트너스가 2013년부터 '알리바바' 상표권을 출원하면서 특허심판원의 심결을 받아 프랜차이즈 가맹 사업을 시작해 10여개의 브랜드를 개발했고, 정당하게 사업을 한 점에 비춰 출원 당시인 2016년에 중국 알리바바가 국내 소비자에게 저명했는지와 알리바바파트너스가 부정한 목적으로 출원했는지가 쟁점이 될 것으로 보인다"고 했다.

이번 사건에 대한 특허심판원과 법원의 판단은 향후 글로벌 외국 기업의 국내 상표권 분쟁의 선례가 될 전망이다. 다만 심판 도중 혹은 소송 진행 과정에서 양측의 합의가 이뤄질 가능성도 있는 상황이다.